|
Новизна как условие патентоспособности полезных моделей
В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва)
Будучи одним из инициаторов введения еще в СССР правовой охраны полезных моделей1 и продолжая оставаться сторонником этого института, несмотря на проблемы, которые возникли с его введением, автор статьи делится своим мнением по поводу некоторых изменений правового регулирования охраны полезных моделей, осуществленных Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, ограничиваясь при этом вопросом оценки их соответствия главному условию патентоспособности – новизне.
1 Впервые это предложение было озвучено в 1980 г. См.: Блинников В.И., Дементьев В.Н. Повышение требований к изобретениям в современных условиях научно-технического прогресса: Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции «Проблемы совершенствования изобретательского права и разработка закона об изобретениях в СССР». М.: ЦНИИПИ, 1980. С. 31.
Прежде всего отметим то важное обстоятельство, что законодатель не только сохранил прежним состав условий патентоспособности полезной модели: новизна и промышленная применимость, но и их определения. Он не воспринял высказывавшееся мнение по ужесточению требований к полезным моделям путем включения в состав условий их патентоспособности некоего подобия изобретательского уровня2 и лишь ограничился (в материальном плане) расширением уровня техники.
2 Кирий Л. Перспективы совершенствования правовой охраны полезных моделей//ИС. 2005. № 11. С. 19–20.
Во-первых, уровень техники, учитываемый при определении новизны полезной модели, расширяется до аналогичного тому, который определен для изобретений. Если в действовавшей до 1 октября 2014 г. редакции ст. 1351 ГК РФ уровень техники ограничивался опубликованными в мире сведениями о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, то в измененной ее редакции речь уже идет о любых сведениях, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, без упоминания назначения известных средств. Во-вторых, общедоступность сведений о применении не ограничена теперь только случаями применения аналогичного решения в Российской Федерации. И, в-третьих, в уровень техники наряду с более ранними заявками на выдачу патентов на изобретения и полезные модели включаются также заявки на промышленные образцы. Неожиданно в уровень техники не попадают запатентованные промышленные образцы, в то время как изменения ст. 1350 ГК РФ в отношении изобретений это предусматривают. Представляется, что это техническая ошибка, но до ее исправления законодателем правовых оснований у экспертизы ссылаться на выданные патенты на промышленные образцы с более ранним приоритетом, не опубликованные на дату приоритета заявки на полезную модель, нет.
Попробуем оценить указанное расширение уровня техники. Не возникает особых вопросов в отношении включения в него сведений о применении решений, аналогичных заявленной полезной модели, за пределами Российской Федерации. Это достаточно уникальные случаи. То же можно сказать и о возможности противопоставления полезной модели промышленных образцов. Оно будет ограничено случаями, когда сущность полезной модели заключается исключительно в форме изделия. Исчезновение из уровня техники упоминания средств того же назначения также не влечет за собой принципиальных изменений в оценке новизны полезных моделей. Дело в том, что такая оценка основана на сравнении ее с аналогами, под которыми понимаются исключительно средства того же назначения, причем не только в отношении полезных моделей, но даже и в отношении изобретений, где, казалось бы, возможности отказаться от этого принципа больше. Таким образом, казалось бы, что ничего существенного в практике оценки новизны полезных моделей произойти не должно. Однако, по мнению автора статьи, такой вывод был бы справедливым, если не принимать во внимание другое принципиальное изменение законодательства, а именно: отказ от применения правила об эквивалентах в отношении полезных моделей.
Действовавшая до октября 2014 г. редакция ст. 1358 ГК РФ ставила знак равенства между изобретениями и полезными моделями в отношении объема представляемой охраны: оба объекта считались использованными не только в случае тождественности охраняемого и реализованного решений, но и в случаях, когда какой-либо признак независимого пункта формулы был заменен на эквивалентный и ставший известным в качестве такового (на определенную дату). Изменениями, внесенными в данную статью ГК РФ законом № 35-ФЗ, указанная возможность (применения правила об эквивалентах) сохранена только в отношении изобретений. Полезная модель теперь может считаться использованной лишь в случае использования в реализованном продукте тех же самых (не эквивалентных) признаков, что и зафиксированные в независимом пункте формулы полезной модели.
Как уже отмечалось выше, определение новизны полезной модели не претерпело изменений: «Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники» . Заметим, что определение новизны полезной модели более жестко, нежели определение новизны изобретения: изобретение является новым, если оно (в целом) не известно из уровня техники, в то время как определение новизны полезной модели опирается на ее сущность (определение новизны изобретения эту сущность не выделяет).
Рассмотрение вопроса о новизне полезных моделей целесообразно провести в определенном сравнении с понятиями «новизна» и «сущность изобретения» по двум причинам. Во-первых, изобретения и полезные модели однородные, более того, взаимно преобразуемые объекты. Во-вторых, понятие «сущность изобретения» было обстоятельно исследовано в советском праве. К началу 1980-х гг. в доктрине сформировалось мнение, что творческий характер изобретения проявляется не только и не столько во внешней новизне созданного объекта, сколько в новом отношении между используемым средством и достигаемым результатом. В одной из публикаций на эту тему указывалось: «На одном полюсе мы имеем изменения, вносимые в объект, на другом – технические свойства объекта. Новизна этой пары и должна, по нашему мнению, рассматриваться как наличие существенных отличий в изобретении» 3.
3 Дементьев В.Н. О критерии изобретения «существенные отличия»//Вопросы изобретательства. 1984. № 1. С. 16.
Понимание сущности изобретения как нового отношения средства и результата, вносимых в объект изменений его самого и его свойств, обусловленных ими, было в те годы реализовано в методологии оценки охраноспособности изобретения, в части соответствия его существовавшему тогда критерию «существенные отличия» 4. Она заключалась в выявлении у технического решения новых признаков и в установлении, известны ли они как таковые. При их неизвестности делался вывод, что в паре «средство – результат» есть новое средство, что само по себе делает эту пару новой, а решение – соответствующим условию патентоспособности «существенные отличия» . В случае известности используемого средства (отличительных признаков) определяющим в этой оценке становился достигаемый результат, новизна которого делала решение патентоспособным. Если же уровень техники содержал сведения и о средстве, и о том же самом порождаемом им свойстве, заключение о патентоспособности должно быть отрицательным. Эта методология, применявшаяся в экспертной практике, начиная с 1980-х гг., вполне вписывалась в определение условия патентоспособности «изобретательский уровень» , заменившего критерий «существенные отличия» в патентном праве России.
4 Дементьев В.Н., Сабода Л.В. Существенные отличия как критерий изобретения//Там же. 1979. № 2. С. 43–48.
Изобретательский уровень, как известно, имеет место тогда, когда техническое решение не следует явным для специалиста образом из уровня техники. Неизвестность взаимосвязи средства и результата как раз и делает решение не следующим явным образом из известного уровня техники. Поэтому существовавшая и оправдавшая себя методология оценки существенных отличий без изменений была воспринята для оценки изобретательского уровня, сменившего существенные отличия, и более того, закреплена уже в нормативно-правовом акте Роспатента – Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Роспатентом 20 сентября 1993 г. и зарегистрированных Минюстом РФ 5 ноября 1993 г. № 386.
Завершая рассуждения о сущности изобретения, выражающейся в соответствующих условиях патентоспособности, можно сказать, что изобретение обладает двумя видами новизны: внутренней и внешней. Внешняя – это новизна объекта, средства. Ее наличие свидетельствует о соответствии оцениваемого решения условию патентоспособности «новизна» . Внутренняя новизна (как правило, невидимая) – это новизна отношения средства к результату. Именно она опосредуется условием патентоспособности «изобретательский уровень» .
Для признания полезной модели патентоспособной достаточно наличия новой совокупности существенных признаков заявленного решения (устройства). При этом в отличие от изобретений не имеет значения:
являются ли известными сами по себе признаки, отличающие заявленное устройство от его аналогов, включая прототип;
является ли новой взаимосвязь между отличительными признаками и достигаемым результатом.
Как уже отмечалось, именно выполнение указанных условий обеспечивает изобретению его соответствие критерию «изобретательский уровень»: должны быть, как минимум, или не известны отличительные (от прототипа) признаки, или при их известности не известна их взаимосвязь с достигаемым результатом (влияние на него). Соответствие изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» означает, что заявленное или охраняемое решение «не следует явным образом из уровня техники» . Из того же обстоятельства, что полезная модель не обязана (может, но не обязана) отвечать приведенным выше условиям, вытекает, что полезная модель должна быть признана патентоспособной и в случае, если она «следует явным образом из уровня техники» .
В качестве еще одного аргумента в поддержку данной позиции можно сослаться на предусмотренное законом № 35-ФЗ изменение ст. 1398 ГК РФ. Оно заключается в возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель в случае признания его недействительным. Поскольку требования к новизне и промышленной применимости для изобретений и полезных моделей теперь равнозначны (равно как и требование полноты раскрытия технического решения в документах заявки), единственно возможная ситуация указанной трансформации патента – это признание патента на изобретение недействительным из-за несоответствия охраняемого решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» . Хотя изобретение признается в этой ситуации «следующим явным образом из уровня техники», в преобразовании патента на этом основании не может быть отказано, то есть патент на полезную модель будет охранять решение, которое следует явным для специалиста образом из уровня техники.
Рассмотрим указанное различие условий патентоспособности полезных моделей и изобретений на следующем примере. В середине 1960-х гг. СССР присоединился к Страсбургскому соглашению о Международной патентной классификации. В связи с этим необходимо было реклассифицировать весь ретроспективный фонд советских и досоветских охранных документов, которые до этого классифицировались по национальной классификации. К этой работе были привлечены эксперты ВНИИГПЭ, в их числе и автор настоящей статьи. Среди закрепленных за мной (я работал в отделе сельского хозяйства) рубрик была рубрика «Ловушки для животных». Мне запомнилось авторское свидетельство 1936 г. на крысоловку, отличающуюся тем, что у приманки закреплено зеркальце. Видя в нем свое отражение, крыса, приближающаяся к крысоловке, воспринимает его как другую крысу, соперницу по добыче, что подавляет инстинкт самосохранения, и крыса бросается к приманке, чтобы опередить соперницу. В 1981 г. в США был выдан патент на удочку, отличающуюся закрепленным у крючка зеркальцем. В описании изобретения раскрывался тот же принцип повышения улова, что и у советской крысоловки.
Если руководствоваться действующим законодательством, то российский эксперт, рассматривая заявку на удочку и располагая информацией об упомянутой крысоловке, с большой вероятностью откажет в выдаче патента, если удочка заявлена как изобретение. Установив, что единственным отличительным признаком удочки является зеркальце, закрепленное у приманки, он заявит, что этот признак в средствах для отлова животных известен, известна и связь между этим признаком и следствием его: подавление инстинкта самосохранения животных и повышение «уловистости» используемого средства. Для выдачи же патента на полезную модель указанные обстоятельства, как следует из вышеизложенного, значения не имеют. Таким образом, от полезной модели не требуется наличие новой идеи (нового отношения между используемыми средствами и достигаемым результатом), для признания ее патентоспособной достаточно нового воплощения уже известной идеи.
Учитывая упомянутые выше изменения законодательства в отношении правового режима охраняемых полезных моделей (отказ от применения в отношении полезных моделей при установлении факта использования так называемого «правила об эквивалентах»), обоснованным становится вопрос о патентоспособности полезных моделей, отличающихся от известного решения лишь заменой какого-либо признака(ов) прототипа на эквивалентный(ые) ему (им). Действительно, если заменяющий признак обеспечивает достижение некоего результата (пусть и совпадающего качественно с результатом, обеспечиваемым заменяемым признаком), нет оснований считать его несущественным и тем самым полагать известной совокупность признаков полезной модели.
Данный подход требует переоценки определения новизны полезных моделей, закрепленного в п. 9.4(2.2) Административного регламента по полезным моделям и используемого в практике Палаты по патентным спорам, заключающегося в том, что признаки полезной модели, содержащиеся в независимом пункте формулы, «обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным» , что позволяет, в частности, вместо формы выполнения элемента устройства рассматривать в качестве существенного признака его наличие. Такой подход был оправдан, более того, необходим в условиях действия прежнего законодательства, допускающего распространение объема охраны полезной модели на устройства с эквивалентными признаками, в том числе уже известные, более того, регламентированные. Отказ от применения в отношении полезных моделей правила об эквивалентах эту возможность исключает.
Интересная ситуация складывается в случаях, когда известное решение с эквивалентными признаками (прототип) охраняется патентом. В соответствии с п. 4 ст. 1358 ГК РФ, если патент выдан на изобретение, полезная модель с эквивалентным(и) признаком(ами) будет считаться зависимой от этого изобретения. Однако, если более ранний патент выдан на полезную модель, зависимости от нее другой полезной модели с эквивалентными признаками не возникает.
В п. 24.5.3(3) Административного регламента по изобретениям представлены примеры решений, не отвечающих условию патентоспособности «изобретательский уровень» . В соответствии с изложенным выше можно утверждать, что при соответствии условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость» такие решения, по мнению автора, охраноспособны в качестве полезных моделей. Например, непатентоспособно в качестве изобретения решение, заключающееся в выборе для изготовления устройства в целом или его части известного материала, если получаемый результат является следствием известных свойств этого материала. Однако такое решение охраноспособно в качестве полезной модели. Такой подход продемонстрировала Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель № 134548. Возражающая сторона относила к эквивалентным прототипу и посему несущественным признак выполнения корпуса крышки сооружения из полиэтилена низкой плотности. Палата с этим не согласилась, поскольку этот признак обеспечивал по сравнению с прототипом, в котором использовался другой полимер (хотя того же класса), облегчение конструкции. Хотя этот результат явным образом следует из сопоставления физических констант использовавшегося и предлагаемого к использованию материалов, это не повлияло на заключение Палаты о признании полезной модели новой и патентоспособной.
Может возникнуть вопрос о последствиях такого облегченного (как может показаться) подхода к охраноспособности полезных моделей. Внимание скептиков можно обратить на следующее обстоятельство: в 2013 г. в Китае было подано свыше 600 тыс. заявок на полезные модели, а в России – лишь чуть более 13 тысяч.
|
|
